Jak maximalizovat šance na úspěšnou registraci ochranné známky?

S více než 213,65 miliony společností [1] a 64,4 miliony ochranných známek registrovaných po celém světě [2], je představa 100% jedinečnosti vlastní značky skutečně naivní. Jelikož registrace ochranné známky chrání jejího vlastníka před identickými i podobnými značkami, je třeba brát v úvahu riziko spojené s registrací ochranné známky. Jinými slovy, i když je registrovaná ochranná známka jedinečná v tom smyslu, že dříve nebyla zaregistrována žádná identická ochranná známka, mohou majitelé podobných ochranných známek využít svého práva namítat proti nové přihlášce.

Posouzení rizika, zmírnění a akceptování jsou proto klíčovými prvky procesu registrace ochranné známky. Potenciální riziko žalob úřadu nebo námitek vznesených proti novým přihláškám však lze minimalizovat spoléháním na tři konkrétní strategie:

Pro úspěšnou registraci ochranné známky existují dvě hlavní kritéria. První se týká popisnosti a jedinečnosti značky. Registrovaná ochranná známka musí vykazovat dostatečnou úroveň rozlišovací způsobilosti, aby odlišila produkty a služby dané společnosti od konkurentů. To znamená, že příliš popisné názvy značek, jako například Napoli Pizza nebo Fastest Car, úřad duševního vlastnictví odmítne.

Druhé kritérium způsobilosti souvisí se screeningem podobnosti, který zkoumá úroveň podobnosti s již zaregistrovanou ochrannou známkou. Všichni majitelé registrovaných ochranných známek mají přednostní právo namítat proti novým přihláškám, a proto je-li nová přihláška identická nebo velmi podobná, což by způsobilo zmatek spotřebitele, je pravděpodobné, že vznikne námitka.

Pochopení toho, do jaké míry splňuje tato kritéria způsobilosti, poskytuje základ k tomu, abychom se vyhnuli nákladným chybám při pokusech o registraci ochranné známky, při kterých je téměř jisté, že selžou. Navíc je to právě tato úroveň hodnocení, která poskytuje základ pro zbývající strategie, které lze použít k maximalizaci šancí na úspěšnou registraci ochranné známky.

Vnímaná podobnost nové přihlášky k registraci s ochrannými známkami, které již byly zaregistrovány, se posuzuje v kontextu překrývajícího se zboží a služeb. Základní odůvodnění vychází ze samotné funkce registrace ochranné známky a tou je vyhnout se zmatku pro spotřebitele. Dvě podobné značky tedy mohou koexistovat, působí-li v relativně odlišných průmyslových odvětvích a nezpůsobují zmatek u spotřebitelů.

Podrobné ověření registrovatelnosti a důkladný výběr zboží a služeb lze proto použít ke zmírnění rizika neúspěšné registrace ochranné známky. Dokonce i v souvislosti se stejnými třídami ochranných známek lze učinit podstatné rozdíly, aby se riziko námitek nebo jakýchkoli komplikací značně zredukovalo. Příkladem může být nová přihláška ochranné známky, pro kterou již byla ve třídě 25 zaregistrována ochranná známka s podobným názvem, která pokrývá široký rozsah oděvů. Pokud by nová žádost obsahovala „oblečení“ v seznamu zboží a služeb, je téměř jisté, že bude zamítnuta nebo vznesena námitka. Naopak, za předpokladu, že se nová ochranná známka bude používat výlučně v kontextu funkčního sportovního oblečení, tato úroveň specifikace v přihlášce ochranné známky výrazně snižuje riziko námitek, jakož i zvyšuje možnosti dosažení dohody o koexistenci se zavedenou značkou.

Registrace ochranné známky nemusí nutně selhat jen proto, že je podána námitka ze strany úřadu nebo jiných majitelů registrovaných ochranných známek. Žadatel má možnost na tyto obavy reagovat a dosáhnout oboustranně přijatelné dohody. Akceptování rizika možných námitek proto představuje klíčový prvek pro dosažení úspěšné registrace ochranné známky. Toto riziko je třeba zohlednit při vypracovávání žádosti a zejména při výběru konkrétního zboží a služeb. Navíc při řešení námitek vstupují do hry další faktory, jako je podíl na trhu, pověst a historie. Můžeme mluvit jen z našich zkušeností, které naznačují, že 80% žalob a námitek úřadu lze vyřešit přátelskou cestou bez složitých soudních řízení.